近日小米公司商标维权汽修店的新闻成为媒体焦点[i]。起因是湖南两家汽修小商户收到了小米公司的侵权通知函，称其字号中带有“小米”侵犯了小米公司的注册商标专用权，且构成不正当竞争。这两家小商户的负责人对此都感到难以理解，因为他们都姓米，感觉企业字号叫小米很自然。鉴于这不是近期唯一一起车企法务部维权小商户引发争议的案件[ii]，所以今天就跟大家聊聊这个事情。
一、小米公司的商标权利基础
小米的商标权利基础有二，分别在第9类和第37类。如果要维权，既可以使用第37类的商标做相同类别商标维权，也可以使用第9类的手机商标申请认定驰名商标，做跨类保护。但问题是，这两条路都不好走。
1. 第16443351号小米商标，类别37类，注册时间：2022年11月28日，主要服务：汽车保养和修理。
此类别小米从2011年起就做了大量申请，但笔者初步查询后发现，汽车保养和修理的服务获得商标注册的时间是2022年11月28日。取得商标注册的时间比较晚，会给小米的商标维权造成一定麻烦，因为被维权的商户会主张自己使用小米的时间早于商标注册时间。不过这个抗辩大概率不会被法院认定为合理使用，具体后文会讨论。
小米汽车目前尚未上线销售，所以对应的汽车保养和维修服务商目前只有宣传，并无使用，因此无法索赔，依据是商标法第64条：“注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。”
哪怕小米汽车上市了，小米就汽车的维修行为主张在维修服务上使用了商标的，法院也不一定接受。因为在很多商标三年未使用撤销的诉讼中，法院的司法观点都认为，生产商的维修服务实际使用的还是产品商标，不能作为其维修产品的服务商标的使用证据。总结一下就是，用这个商标维权，商标获得的时间比较晚，可以主张停止使用，但要获得赔偿有难度。
2. 第8228211号小米商标，类别9类，注册时间：2011年4月28日，主要产品：手提电话。
用驰名商标维权有什么好处？首先，认驰的第9类商标注册时间早，有十多年的历史，被维权的商户估计不会比这个时间早。其次，小米汽车目前尚未上线销售，所以对应的汽车保养和维修服务商目前只有宣传，并无使用，因此无法索赔，但驰名商标跨类保护就不受这个限制了。
用驰名商标维权也有缺点，在维权侵权行为时，行政投诉的效率比法院诉讼高很多，但驰名商标一般需要法院认定，行政投诉较难认定。同时，小米的手机上的知名度能不能延伸到汽车维修的服务项目，技术上难度也不小。我个人认为，在小米汽车上市之前，手机和汽修的关联性还不够强，如果小米现阶段起诉汽修服务商商标侵权并要主张驰名商标跨类保护的，法院认定小米商标不能跨类到37类获得保护的可能性要大于支持跨类到37类进行保护。
二、商标在先使用，为何不被认定为合理使用？
如果小米发函后，小商户拒绝更名，小米就只能通过向市场监管局行政投诉或者去法院起诉来实现维权目的。目前不清楚小商户是何时开始使用小米作为店招的，假定小商户的字号起名时间早于小米注册商标申请时间的，是不是就可以不更名了？我的经验是，对中小商户而言，很难。
我国《商标法》第59条规定：商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。
解读一下，要构成合理使用的，商标法规定了两个条件：先于商标权人申请前使用，以及使用商标要有一定影响。有一定影响是要举证的，比如销量较大的证据、获奖的证据，广告投放的证据。实践中，中小商户很难举证出相应的商标使用有影响的证据。
写到这里，如果小商户先于小米公司使用小米作为字号的，笔者也觉得被维权的小商户挺冤的：对小米的商标，他们使用在先，而且并没有混淆行为（没有用小米LOGO的字体，也没有攀附小米的设计风格或者知名度），但小米大概率还是能让小商户改名。
三、小米维权汽修商户和理想维权贴膜店有何区别？
在小米本次维权之前，理想汽车一个月前就因维权理想贴膜店的事情就曾经被媒体热议过。大致的案情，理想起诉了一家以“理想”命名的汽车贴膜店，也是以12类的汽车商标主张驰名商标跨类保护，要求停止侵权、公司更名，外加索赔120万元。媒体曝光后，理想法务部称该店“冒充理想汽车官方”进行销售、团购等在内的商业活动，并被当地车主举报。
笔者就该案接受记者采访时，记者向笔者表达了对理想的不满：“舆论普遍反感这种行为……大公司欺负小老百姓”。但看了案情，笔者倒是觉得贴膜店如果真的有混淆行为的，被起诉倒是不冤。对于明目张胆地冒充官方授权店的行为，公司法务部要是无动于衷，那才是失职。当然，案件已经进入司法审理，是非曲直还是等法院评说。
小米和理想的维权行为最大的区别在于，理想是发现有侵权才维权的，而小米则是在产品上市前预防性维权：小米汽车即将上市，在产品上市前，对市场上存在的可能侵权知识产权的商户发函做一轮警告，发函能吓住的，最好迫使他们更名。不能吓住的则可以做进一步的行政投诉或者民事起诉。
但问题是，作为一家大公司，给小商户发函时也要考虑一下别人的感受。新闻中说，小米公司法务部一位员工表示，《侵权通知函》并不是针对个别人，而是通过企查查搜索关键字，整理企业名单，集中寄送《侵权通知函》。而“企查查”检索“小米汽车”关键词发现，类似企业高达1300多家。
如果法务部一下发一千多侵权通知给各地商户，根据小米的知名度产生的威慑力，肯定会有不少商户改名的，法务部年终总结时肯定也算是一个成绩。但对于小米公司而言，这笔买卖他们是赚是亏真不好说。因为维权效果虽然很难量化，但这么多函发出去，仇恨肯定拉得更多。
我国的文化讲究和谐，“健讼”这个词一般是被作为贬义词的，经营这些汽修、汽车饰品店的应该都是普通老百姓，说不定还是小米的粉丝，结果“人在家中坐，函从天上来”，一下就被侵权警告了。虽然畏于小米大公司的威慑力，被迫改名，但人家心里肯定是不服的。在舆论层面，这样的发函更不得人心，君不见理想针对混淆行为的维权记者都不满，小米这种未雨绸缪的发函恐怕更不得人心吧。
而对小米这样的大公司而言，企业的美誉度是很重要的，如果舆论对你不满意，觉得你霸道，消费者就会用脚投票离开你的产品。这次发函是为了汽车上市开路，但毕竟汽车是小米还没上市的产品，小米现在打市场，靠的可是手机、电脑这些大众消费品，如果为了没上市的汽车维权，搞坏了声誉，影响了大众消费品的基本盘，那可真亏大发了。
最后，作为一个在大公司法务部工作过的人，我觉得根据我国的文化，对于批量维权这种事情，启动时需非常谨慎，发现侵权再起诉比预防性海量发侵权警告函要好。公司法务部在给小商户，尤其是那种没什么过错或者过错不大的小商户、个人维权时，不可过度维权，老百姓善良，莫名其妙收到警告函可能会把人家吓着，对社会和谐不利。最怕赢了官司，输了人心和市场。
参考资料：
[i]https://mp.weixin.qq.com/s/F5GZtZIODZo4xfuNZs3UDw
[ii]https://baijiahao.baidu.com/s?id=1772274330633984167&wfr=spider&for=pc
本文作者：游云庭（上海大邦律师事务所高级合伙人，知识产权律师），电话：8621-52134900，Email: [email protected]，本文仅代表作者观点。