本文作者：游云庭、高天怡，原文标题：《版权到期后，迪士尼用商标权或商品化权益保护米老鼠形象可行吗？》，头图来源：视觉中国
此前，笔者就迪士尼的米老鼠版权即将于美国到期之事撰写过文章《米老鼠版权过期，迪士尼怕啥？》，分析在米老鼠版权过期后迪士尼可能会遭遇的著作权法上的问题。事实上，除了著作权法以外，商标法和反不正当竞争法或也可为米老鼠形象提供保护，下文便主要探讨迪士尼如想以商标权或商品化权来维权，可能会遇到的问题。
一、商标权的保护仅限指定文字和图形等标志
商标的主要功能是识别商品来源、承载商品商誉，因此商标要求简洁、明确、显著，一旦获得注册就不得随意更改。换句话说，注册商标制度只能保护权利人在申请时指定的文字和图形等标志。经检索，迪士尼目前在我国申请注册了近百个“米奇”、“米老鼠”、“MICKEY MOUSE”和相关文字组合的文字商标，以及近百个以以下米老鼠形象为主的图形商标：
因此就米老鼠形象而言，一方面，迪士尼近年来新创作的米老鼠形象无法作为注册商标获得商标权保护；另一方面，如果其他人对米老鼠形象进行一定程度的改造并作为商标使用，迪士尼的维权难度也会增加。这个问题在米老鼠形象还在著作权保护期内时还有法可解，即迪士尼可以主张对没有注册商标的米老鼠形象享有在先著作权，至少可以在与自己主营业务相关联的特定商品类别上阻止其他人的商标注册行为。但在著作权保护期届满后，法院很有可能就不会再支持迪士尼的这一主张了。
二、认定商标侵权的前提是构成商标使用行为
根据我国商标法的规定，“将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”称为商标使用，只有商标使用行为才有可能构成商标侵权。而著作权侵权行为的构成无需考虑是否用于商业活动，合理使用除外。
此前迪士尼曾发起过很多著作权维权行动，如日本一小学在学校泳池画出米老鼠头像并留影宣传、奥斯卡颁奖典礼上一歌手形象与白雪公主相似，迪士尼均认为侵犯其著作权而提起了诉讼。
但如果上述事件发生在迪士尼的著作权保护期届满以后，迪士尼通过主张商标权进行维权的话，依据我国相关法律，首当其冲的问题就是能否构成商标使用行为。尤其如上述第一个案例，因为是学生在学校里自行绘画而成的，笔者认为并不属于商标使用行为，也便不构成商标侵权。
三、连续三年不使用的注册商标可以被撤销
为了使商标发挥其应有的功能和作用，同时避免阻碍他人的正常使用以及产生不必要的管理成本，商标法规定没有正当理由连续三年不使用的注册商标，任何单位或者个人可以申请撤销。但是对于高知名度企业进行防御性商标布局以防止自己的商标商誉被恶意利用甚至丑化来说，这项规定就显得有些不近人情了，因为防御性商标并不被认可是“正当理由”，除非企业真的有主观上的使用意图并做了客观上的使用准备。
迪士尼在进行防御性商标布局时，也在其没有涉猎的商品上注册了米老鼠相关商标，如医疗用品、运载工具等，几乎覆盖了所有商品类别。于是问题也随之产生了：在这些商品上，如果迪士尼没有三年内的使用证据，任何人都可以申请撤销该等商标。笔者参考迪士尼官方销售渠道上的商品粗略统计了一下，就迪士尼所享有的近两百个米老鼠相关注册商标，大约20%没有实际使用，可能被撤销。
四、驰名商标的跨类别保护存在一定局限性
虽然迪士尼已在几乎所有商品类别上注册了大量商标，但仍有因未进行续展而被注销的“漏洞”，如在第6类上迪士尼曾注册有“米老鼠”文字商标，但已于2007年期满被注销，近期就有人申请了相同的“米老鼠”文字商标且被初审公告了。
对于此类申请注册行为，迪士尼当然可以主张驰名商标要求跨类别保护。虽然迪士尼在第6类上已经没有任何与米老鼠相关的注册商标了，但由于米老鼠的知名度颇高，迪士尼可以请求认定其在第28类玩具或第41类文娱上的“米老鼠”文字商标构成驰名商标，并据此要求驳回上述商标的申请。
但这个方案的局限性在于，第一，一般情况下驰名商标的跨类别保护只能对抗五年内申请注册的商标；第二，迪士尼需要每次在个案中提出驰名商标保护再由商标局按需认定；第三，驰名商标的认定需要大量证据支撑，如果商品类别不符或者证据不足，就难以认定为驰名商标，要求是比较严格的。
五、主张商品化权益仅限于著作权保护期内
根据世界知识产权组织的定义，“角色商品化”是指在不同商品或服务上对角色主要特征（如名称、形象、外貌）进行改编或二次利用，以使预期消费者出于对该形象的喜爱而购买该等商品或服务，正是由于迪士尼将米老鼠等角色进行二次商业利用后取得巨大成功，这种市场营销模式才逐渐兴起。
由于目前在我国立法中并无明确的“商品化权益”之说，司法实践中常体现于如下情形：其一，在商标授权确权案件中作为在先权益用以阻却在后的商标注册；其二，以知名商品的特有名称、包装、装潢为由主张构成不正当竞争的侵权行为。但两者都受到著作权保护期的限制，这就意味着在我国迪士尼恐难以据此请求保护“米老鼠”形象。
前者的依据在于《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定（2020修正）》，只有“著作权保护期限内的作品”，其具有较高知名度的作品名称、角色名称等才能构成在先权益；而就后者，最高人民法院曾在一案再审裁定中明确表示，如果作品已过著作权保护期，再通过反不正当竞争法进行扩展保护，会阻碍他人对作品的自由使用，有悖于著作权保护的立法政策。
最后，结合此前笔者对米老鼠版权过期后迪士尼可能遭遇的问题的分析，虽然迪士尼仍然可以通过其全方位的知识产权布局享受巨大的商业价值，但迪士尼在失去“米老鼠”这一重要IP以后的维权行动可能不会如现在这般积极和激进了，不过这也并不表示其他人可以随意自由地使用“米老鼠”的相关知识产权。不论是出于规避被追究侵权责任的风险，还是对他人智力和劳动成果的尊重，如涉及他人知识产权，都应当审慎对待。
本文作者：游云庭，上海大邦律师事务所高级合伙人。知识产权律师，电话：8621-52134900，Email: [email protected]。高天怡，上海大邦律师事务所律师助理。本文仅代表作者观点。