本文来自微信公众号：Internet Law Review（ID：Internet-law-review），作者：Skadden律所律师Stuart Levi、Anita Oh，译者：《互联网法律评论》，头图来自：视觉中国
著名奢侈品品牌爱马仕（Hèrmes）起诉艺术家梅森·罗斯柴尔德（Mason Rothschild）商标侵权案，被视为NFT商标第一案。此案已在纽约南区的美国地方法院审理。
此案核心争议点在于：
罗斯柴尔德创作的“MetaBirkin”NFT——受爱马仕（Hèrmes）标志性铂金包启发的模糊人造毛皮手袋的数字图像——这种艺术表达，到底是受第一修正案的保护，还是侵犯了奢侈品牌的知识产权？
经过三天的审议，美国联邦陪审团裁定罗斯柴尔德对“MetaBirkins.com”域名的商标侵权、商标淡化（Trademark Dilution ）和非法抢注负有责任，并判其赔偿给Hèrmes 133，000美元。
虽然罗斯柴尔德表示会上诉，但这项判决为在数字领域寻求知识产权保护的品牌提供了一些初步指导。
一、艺术家坚称NFT创作受美国第一修正案保护
这场争议始于2021年底。当时身处洛杉矶的罗斯柴尔德创作并发布了100件与手袋数字图像相关的“MetaBirkin”NFT，他称之为对这家法国时尚品牌标志性铂金包的“致敬”。罗斯柴尔德还称，MetaBirkins是对数字领域消费主义的艺术评论，就像时尚界的“无皮草运动”一样。这些NFT作品最初以每件约 450 美元的起始价格发行，此后还以原价的许多倍被转售。
MetaBirkins推出后不久，Hèrmes向罗斯柴尔德发送了一封停止侵权函，要求罗斯柴尔德和NFT市场OpenSea停止侵犯Hèrmes的知识产权。
OpenSea很快将MetaBirkins下架，但罗斯柴尔德拒绝停止销售NFTs，认为“艺术就是艺术”，MetaBirkins是受第一修正案保护的“现有时尚文化地标的有趣抽象”。他还认为，将MetaBirkins作为NFT出售类似于将其作为实体艺术印刷品出售。
2022 年1月，Hèrmes在美国地方法院起诉罗斯柴尔德，指控其商标侵权、商标稀释和域名抢注等。在诉状中，Hèrmes辩称：“‘艺术家’的头衔并不意味着授权其以一种故意误导消费者的方式使用与著名的铂金包商标相当的商标。”
2022年12月，法院驳回了双方要求简易判决的申请，该案进入审理阶段。
二、法官的难题：知识产权法遭遇NFT新问题
适用哪一种商标侵权测试？
2023年2月2日，Rakoff法官解释了为何拒绝批准当事方提出的简易判决的申请，原因在于摆在法庭面前的一个关键问题是第二巡回法院对商标侵权的测试中的哪一个适用：
Rogers v. Grimaldi测试——适用于使用商标的艺术作品，并给予艺术家相当大尊重的第一修正案保护；
Gruner + Jahr测试——一般适用于不涉及艺术作品的商标侵权案件。
背景资料
美国第一修正案，是指《美国宪法》第一修正案，1791年被正式批准。该条修正案确立了在民主政府的自由社会里所必需的四项基本自由：宗教信仰和宗教活动自由、言论自由、出版自由以及和平集会和请愿自由权。
在本案中，第一修正案保护，主要是指美国宪法对表达自由的保护。
Rogers测试
1989年，金格·罗杰斯和已故的弗雷德·阿斯泰尔是演艺界历史上最著名的组合之一，仅凭他们的名字就能让人想起“金格和弗雷德”这对组合。被告阿尔伯特·格里马尔迪（Alberto Grimaldi）在美国和欧洲制作并发行了一部名为《金格和弗雷德》的电影。
在影片开始发行后不久，金格·罗杰斯提起诉讼，寻求永久禁令救济和金钱损失。他主张：1. 被告违反了《拉纳姆法》第43（a）条，造成了影片是以他赞助、支持或以其他方式参与影片的错误印象；2. 被告侵犯了她的普通法宣传权；3. 通过对她的错误描述诽谤她并侵犯了其隐私权。
地区法院批准了对被告的即决裁判，认为被告在电影的标题和剧本中使用罗杰斯的名字是一种艺术表达，而不是商业言论。法律不会禁止在电影标题中使用名人的名字，除非该标题与电影 “完全无关”，或者“只是为销售商品或服务的变相商业广告”。（Rogers v. Grimaldi）
在本案中，法院设计了一种测试法确定使用商标是否需要事先授权，包含两个要素：1. 要确定商标的使用是否“与被告作品有艺术上的关联”；2. 这种使用是否“明显具有误导性”。
加州联邦地方法院在最近一个颇受瞩目的案件也适用了此测试法，判决被告使用原告的《三角洲部隊》（Delta Force）商标不构成侵权。由于联邦最高法院在2011年确认了电子游戏是一种受到美国《宪法第一修正案》所要保障的“商业言论”（commercial speech），这就为电子游戏中对他人商标的合理使用提供了一把坚强的保护伞。
被告罗斯柴尔德认为应该适用Rogers测试标准，而原告Hèrmes则主张Gruner + Jahr测试。在2023年2月出具的意见中，Rakoff法官则重申了他早先的决定，Rogers测试适用于本案，并且仍然存在需要陪审团考虑的重大事实问题。
根据双管齐下的“Rogers测试”，如果原告可以证明以下内容，艺术作品就不应受到第一修正案的保护：在表现力作品中使用的商标与基础作品没有“艺术上的相关性”，或者该商标被用于“明确误导”公众对其基础作品内容的来源。
Rakoff法官指出，“艺术相关性”这一条款通常很容易得到满足，除非该商标的使用“与潜在作品没有任何艺术相关性”，并且“只是为了利用原告商标或品牌的宣传价值”。
法院得出结论，关于罗斯柴尔德围绕铂金包的作品是出于真正的艺术表现，还是非法意图利用Hèrmes努力培养的有价值的品牌名称，存在真正的事实争议。Hèrmes辩称，罗斯柴尔德基于著名手提包创建该项目是为了非法获利，并提供证据证明罗斯柴尔德在短信中将NFT称为“金矿”。不过，Rakoff法官对此明确表示，金钱动机并不妨碍“Rogers测试”的适用。
本案是否通过Roger测试？
此外，Rakoff法官指出，即使商标的使用与基础作品有一定的艺术相关性，如果它在作品的来源或内容上“明确误导”公众，第一修正案也不保护它。
为此，法官指示陪审团，他们必须假定MetaBirkins“至少在某些方面是艺术表现的作品”，并且Hèrmes必须通过大量证据证明罗斯柴尔德使用Hèrmes商标是“故意的旨在误导潜在消费者”，让他们相信Hèrmes与该项目有关。
在审判中，Hèrmes提供了实际消费者混淆的证据，包括一些出版物错误地将MetaBirkins项目与该品牌联系起来的报道。该公司委托进行的一项独立研究还发现，18.7%的潜在消费者对MetaBirkins是否与Hèrmes有关联感到困惑。Hèrmes还声称，它一直准备进入NFT市场，由于罗斯柴尔德的行为使Hèrmes在竞争中已经处于劣势地位。
罗斯柴尔德否定了这些说法，并声称在收到Hèrmes停止侵权函后，他在MetaBirkins网站上添加了一个显著的免责声明，声明该项目“没有附属、关联、授权、认可或以任何方式正式连接和Hèrmes一起”，罗斯柴尔德还表示，他的公关人员已经迅速要求出版物对错误文章进行更正。
商标法如何适用于NFT？
虽然这场争议因其可能成为商标法适用于NFT的先例而受到密切关注，但事实证明，MetaBirkins与NFT相关联并不是决定性的。
Hèrmes认为，罗斯柴尔德对“BIRKIN”标志的使用是指向并推广了代币本身，这些代币的价值与任何可能受到保护的艺术作品的相关图像是分开的。然而，Rakoff法官在记录中发现了无可争议的证据，表明消费者明白他们购买的是与NFT相关的数字图像的独家所有权，并且没有将代币购买与数字图像购买区分开。他还解释说，由于NFT只是指向数字图像所在位置的代码，因此这种数字图像在没有第一修正案保护的情况下不会自动变成商品。
法院的理由不应被理解为所有与NFT相关的数字图像本身都受到第一修正案的保护。
在2022年5月驳回罗斯柴尔德驳回动议的一项裁决的脚注中，法院指出，罗斯柴尔德似乎承认，如果NFT附加在虚拟可穿戴铂金包的数字图像上，第一修正案的保护可能不适用。在这种情况下，MetaBirkins标志的使用将涉及非言语商业产品。虽然法院没有为了驳回动议而进一步考虑此事，但这一建议可能会为未来品牌所有者在类似案件中——虚拟产品使用具有混淆行标志、涉嫌侵犯商标权的案件——提供参考。
三、结论
MetaBirkins案，无疑是第一个测试数字资产背景下商标保护范围的案件。随着越来越多的艺术家进行艺术表达时使用商标，我们预计这一领域会有更多独特的商标争议案例。
商标持有人应注意，与商标法的许多领域一样，未来知识产权法与NFT交叉的案件将需要对有争议的具体事实进行分析。
本文来自微信公众号：Internet Law Review（ID：Internet-law-review），作者：Skadden律所律师Stuart Levi、Anita Oh，译者：《互联网法律评论》